Riceviamo e pubblichiamo a firma di Avv. Federica Santonocito, Partner di Morri Rossetti & Franzosi e Avv. Michele Loconsole, Senior Associate di Morri Rossetti & Franzosi
Con la sentenza dell’8 settembre 2026 nella causa C-298/23, la Grande Sezione della Corte di Giustizia affronta un tema che il diritto dei marchi aveva già sfiorato, ma mai in termini così netti: se e a quali condizioni un terzo possa fare uso di un marchio “famoso” per veicolare un messaggio politico, invocando la libertà di espressione come giustificazione all’uso senza consenso del relativo titolare.
Conciliare brand reputation e libertà di espressione
La questione non è del tutto inedita nelle aule di Lussemburgo, dato che la Corte di Giustizia si è già occupata del problema di conciliare brand reputation e libertà di espressione, ad esempio quando occorre valutare la registrabilità di marchi che evocano, o che sono associati, a messaggi scandalosi, parodistici o ironici. Tuttavia, il problema è ora affrontato da una angolazione “nuova”, perché qui entra in gioco l’uso del segno distintivo come vettore di un messaggio politico.
Questione, si capisce, particolarmente “scivolosa” e non solo sul piano giuridico, specie in un momento storico in cui le imprese – piccole o grandi che siano – sono già chiamate a districarsi tra marketing, obblighi di trasparenza e obiettivi di sostenibilità.
Il caso Ikea
La disputa arriva dal Belgio, dove nel novembre 2022 un partito locale presentava un programma denominato “IKEA-PLAN – Immigratie Kan Echt Anders” (tradotto “il piano IKEA – l’immigrazione può davvero andare diversamente“). Oltre all’evidente gioco di parole nel titolo, le proposte politiche venivano descritte come “pronte per l’assemblaggio”, illustrate con segni riconducibili ai marchi “IKEA” e accompagnate da disegni somiglianti ai beni noti pittogrammi che compaiono nelle istruzioni di montaggio dei prodotti del noto brand svedese.
A seguito dell’azione giudiziaria di IKEA, intentata davanti al Tribunale di Bruxelles contro il partito e agenzia di pubblicità che materialmente aveva messo in atto la campagna su commissione del primo, i giudici belgi “rimpallavano” la questione alla Corte di giustizia dell’Unione europea, sfruttando il meccanismo del rinvio pregiudiziale. Si tratta di una possibilità garantita ai giudici nazionali quando le questioni a loro sottoposte necessitano di essere risolte secondo il diritto europeo, così da garantire una interpretazione uniforme delle norme applicate nei 27 Stati membri.
Il “giusto motivo”
Va infatti ricordato che le regole che governano il diritto dei marchi trovano da anni la loro fonte nelle direttive e nei regolamenti UE, da ultimo emanati nel biennio 2015-2017 (Reg. UE n. 1001/2017 e Dir. UE n. 2436/2015). Tali norme hanno armonizzato ed elevato il grado di tutela dei marchi, prevedendo, in sintesi, che un marchio “famoso” (tecnicamente detto “notorio” o “di rinomanza”) – quale è certamente IKEA, conosciuto dalla quasi totalità dei consumatori Ue – possa essere usato senza il consenso del suo titolare, tra le altre cose, solo quando ricorra un “giusto motivo”.
Si tratta di una scelta allo stesso tempo rigida e flessibile, poiché da un lato garantisce al titolare che il suo marchio, sul mercato, non sia oggetto di usi che possano pregiudicare (o sfruttare) il “buon nome” costruito in anni di investimenti pubblicitari; dall’altro, lasciano alle Corti il delicato compito di bilanciare i diritti del proprietario del marchio con quelli della “collettività” o di altri stakeholders, come, appunto, è qui avvenuto con la libertà di espressione garantita dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea.
Il ‘decalogo’ dei motivi per usare un marchio senza consenso
La risposta della Corte, notevolmente sfaccettata, è che il richiamo generico alla libertà di espressione non è sufficiente per ritenere lecito l’uso di un marchio altrui: il terzo deve fornire anche ragioni concrete e specifiche che giustifichino l’uso senza previo consenso del titolare della registrazione.
Nel “decalogo” di queste possibili ragioni i giudici europei menzionano l’intenzione del terzo, la sua buona fede, l’idea/opinione che viene veicolata e la relazione con il marchio, il significato linguistico del marchio stesso. Ancora, si richiamano alla necessità di concentrarsi su elementi evincibili dai singoli casi concreti, ad esempio se l’uso del marchio possa o meno contribuire ad un dibattito di interesse generale, ed in quale contesto ciò avvenga (se commerciale o meno); quali potrebbero essere le conseguenze per il titolare, ossia la portata e modalità dell’uso, l’intensità della notorietà, il grado di somiglianza del segno usato con il marchio – dato che non è detto che i due coincidano, si pensi alla parodia – e poi se tale uso possa dare l’impressione che il titolare aderisca al messaggio politico trasmesso, o, addirittura, lo avalli.
Nel caso in esame, l’avvocato di IKEA aveva del resto fatto presente, davanti alla Corte, che il dibattito sulla politica di asilo e di immigrazione che ha dato luogo all’uso da parte del Vrijheidsfonds (il partito belga, nda) fosse contrario alla sua “neutralità politica”.
Ai giudici nazionali garantire uniforme applicazione delle “linee guida”
La sentenza, insomma, si dimostra attenta alle esigenze di tutela della brand reputation anche in contesti che non sono, tipicamente, quelli del mercato degli scambi di beni e servizi, cioè gli scenari tipici dove insorgono le liti tra titolari e soggetti che si “appropriano” dei marchi, registrando o facendo uso di segni identici o simili a quelli già registrati da altri.
Resta certamente sul tavolo la questione “pratica” di garantire concreta e uniforme applicazione di queste “linee guida”, compito che i trattati Ue rimettono ai giudici nazionali. Sarà dunque il Tribunale di Bruxelles ad avere l’ultima parola sul caso, sicché non rimane che attendere.
Quanto alla sentenza della Corte di Giustizia, la scelta di enucleare una serie di indici in luogo di offrire una risposta più “binaria” al quesito sottopostale forse farà storcere il naso a chi si aspettava venisse tracciato un confine netto tra usi sorretti da motivi “giusti” ed “ingiusti”. Al di là di come la si pensi sul caso concreto, la scelta della Corte non desta però particolare sorpresa, considerando che, per sua stessa natura, il diritto europeo è per prima cosa chiamato a “mettere assieme” le culture giuridiche dei 27 Stati membri, e dunque la sua interpretazione deve necessariamente passare tra le maglie di un “dialogo” continuo tra Corte e giudici nazionali. Vedremo, dunque, quale sarà il prossimo tema inerente la proprietà intellettuale su cui i giudici europei saranno chiamati ad esprimersi.
